职务发明相关法律问题探析

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    【学科类别】专利法
    【出处】本网首发
    【写作时间】2018年
    【中文关键字】职务发明;实质性的影响;发明人;设计人
    【全文】

      职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明的相关法律法规关系到企业的知识产权布局,司法实践中经常对“主要是利用”本单位的物质技术条件、该物质条件对形成该技术成果具有“实质性的影响”、“ 发明人、设计人”报酬等发生混淆误认。为此,有必要对职务发明相关法律问题进行探析。
     
      一、相关法律规定
     
      《专利法》第六条规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
     
      第七条规定:对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。
     
      《专利法实施细则》第十二条规定:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。  专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
     
      第十三条规定:专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。
     
      第七十七条规定:被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。
     
      第七十八条规定:被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。
     
      《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条规定:2001年7月1日以前利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
     
      《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定:合同法第三百二十六条第二款所称“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”,包括职工在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外:(一)对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;(二)在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。
     
      第五条规定:个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者其他组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者其他组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。
     
      二、相关司法裁判
     
      1、“职务发明人或者设计人获得报酬的范围除了被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利而收取的使用费中提取之外,还应当包括转让专利权(包括转让专利申请权并已实际获得授权)后由该受让人实施或者许可他人实施该专利取得经济效益后应支付的报酬的情形,这也符合科技成果转化实施的目的。”的认定
     
      在张伟锋诉3M中国有限公司等职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案中,法院认为:中国《专利法》第十六条规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。就本案而言,涉案发明创造并未由原告所在的被告3M中国公司申请专利,亦未在另三名发明人所在的3M公司申请专利,而是由被告3M创新公司在中国申请专利并获得授权。而根据前述中国《专利法》第十六条的规定,给予发明人奖励、报酬的义务主体是被授予专利权的单位,在本案中应为3M创新公司,而原告与3M创新公司又不存在用工关系,似乎不符合该条规定。对此本院认为,3M公司、3M中国公司及3M创新公司三方于2006年签订的《合同研究协议》及《知识产权协议》表明,3M的研发工作及相关知识产权管理均采用高度统一的“中央集权”模式,包括被告3M中国公司在内的全球3M公司族成员研发、获取的知识产权向3M公司的子公司即被告3M创新公司转移,再由3M创新公司许可给3M全球公司族成员使用。由此可见,涉案发明创造实际在中国申请专利之前已将专利申请权转让给3M创新公司,3M创新公司最终在中国申请并获得发明专利权。虽然中国《专利法》及《专利法实施细则》对转让专利权应否给予发明人或者设计人报酬未有明确规定,但根据中国《专利法实施细则》第七十八条规定,被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。从该法条的立法本意看,就是要给予知识产权的职务发明人或者设计人与其实际贡献相当的报酬,该报酬的实质是发明人或者设计人应当获得的劳动报酬。因此,职务发明人或者设计人获得报酬的范围除了被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利而收取的使用费中提取之外,还应当包括转让专利权(包括转让专利申请权并已实际获得授权)后由该受让人实施或者许可他人实施该专利取得经济效益后应支付的报酬的情形,这也符合科技成果转化实施的目的。
     
      2、“根据上述证据,可以认定研发涉案发明创造是一匙通公司的一项主要任务,涉案发明创造的研发完成主要利用了一匙通公司的物质技术条件。”的认定
     
      在吴林祥、陈华南诉翟晓明专利权纠纷案中,法院认为:首先,根据本案事实,可以认定涉案发明创造的技术方案完成于原审第三人一匙通公司成立之后。权利人对一项发明创造提出专利申请,是这项技术方案已经完成的标志之一。如果没有确凿证据证明有关技术方案的实际完成时间早于专利申请日,则只能以专利申请日作为推定该技术方案完成时间的依据。本案中,上诉人翟晓明申请涉案专利的时间是2005年8月,而一匙通公司的成立时间为2003年4月。虽然翟晓明认为涉案发明创造的技术方案在一匙通公司设立之前就已完成,并提供了相关实物证据和证人周天文的证言,但这两份证据均不能充分证明其主张。主要原因是:一、实物证据本身无法反映其形成时间,即使进行鉴定,也只能确定实物证据中主要金属成分的形成时间,而金属成分的形成时间并不能等同于实物证据的形成时间;二、根据证人周天文所作证言,周天文仅仅是为翟晓明加工部分零件,并不知道加工的零件具体安装在哪里,也不会拆卸翟晓明提供的实物证据,不能确认实物证据中是否有其加工的零件,也不能确认实物证据是否就是翟晓明申请专利的发明创造的产物。因此,周天文的证言无法与实物证据相互印证。综上,可以认定涉案发明创造的技术方案是在一匙通公司成立之后才完成的。翟晓明关于涉案发明创造是其个人在一匙通公司成立之前完成的上诉理由不能成立,不予采纳。
     
      其次,涉案发明创造主要是利用原审第三人一匙通公司的物质技术条件完成的。上诉人翟晓明并不否认一匙通公司为涉案发明创造投入了大量的人力、物力和财力,只是认为一匙通公司提供物质技术条件的行为本身并没有产生任何具有实质性、创造性的技术革新,仍然是按照其本人在此之前已经独立完成的技术方案进行实施和作出微小的改进,故认为涉案发明创造并非主要利用一匙通公司的物质技术条件完成。被上诉人吴林祥、陈华南则认为涉案发明创造主要是利用一匙通公司的物质技术条件而得以研发完成。法院认为,一匙通公司就“一匙通数码智能锁”向地方科技局提交的科技发展计划申报材料,以及该公司与地方科技局签订的科技项目合同、科技项目拨款凭证等证据,均表明涉案发明创造系由一匙通公司独家研发和实施,且该项目的研发负责人为翟晓明。此外,一匙通公司2005年3月给常州市新区工商局的《申请报告》中记载,该公司自注册成立两年来,投入大量的财力和人力开发自主知识产权的“一匙通数码智能锁”。根据上述证据,可以认定研发涉案发明创造是一匙通公司的一项主要任务,涉案发明创造的研发完成主要利用了一匙通公司的物质技术条件。
     
      鉴于上诉人翟晓明并不否认被上诉人吴林祥、陈华南提交的、原审第三人一匙通公司的图纸等技术资料所反映的技术方案与其本人申请专利的技术方案相同,且吴林祥、陈华南提供的图纸等技术资料所反映的技术方案是否与翟晓明的专利申请技术方案相同,对于认定涉案发明创造是否属于职务发明并无影响,一审判决也并非仅据此一点而认定涉案发明创造为职务发明,故翟晓明就此提出的上诉理由不能成立,不予支持。综上可以认定,上诉人翟晓明及原审第三人一匙通公司的其他研究人员,为执行一匙通公司的任务,并在主要利用该公司物质技术条件的基础上完成了涉案发明创造,涉案发明创造属于职务发明,相应的专利申请权属于一匙通公司。
     
      3、“职务发明创造的证明标准与专利侵权的证明标准不同,职务发明创造的证明标准是相关性标准,即要证明专利技术是与××在原告处从事的本职工作或者原告分配给××的任务有关的发明创造即可。”的认定
     
      在广东顺德立信精密机械有限公司、熊成刚专利权权属纠纷二审案中,法院认为:上诉人认为泓利公司应举证证明上诉人如何在泓利公司工作期间完成涉案发明创造,要将泓利公司据以主张权利的技术方案与专利进行比对,以侵权比对标准认定权属,没有依据。但一审仅依据熊成刚、马廷勇、付永涛曾是泓利公司员工,即将涉案专利判归泓利公司所有,理据不足。根据专利法第六条第一款和专利法实施细则第十二条第一款的规定,在本职工作中作出的发明创造的证明标准是与本职工作有关即可,不要求在本职工作中专利技术已经成型可与专利进行完整的技术比对,更不要求本职工作中的技术方案与专利相同或者等同。因此,不应把专利侵权的技术比对标准作为判断是否在本职工作中作出的职务发明创造的标准,否则会造成法律规定的落空。究其原因,在于职务发明制度的目的在于保护投资者利益和衡平用人单位与××利益的双重考虑。如果专利技术的形成是建立在用人单位投入大量人力物力的基础上,用人单位无法享有技术成果权,不利于用人单位投资研发创新的积极性,个人空有才智,无法借助单位积极强大的帮助去更快更好完成技术创新,不能有效整合社会的创新资源,不利于科学技术的进步。故此,职务发明创造的证明标准与专利侵权的证明标准不同,职务发明创造的证明标准是相关性标准,即要证明专利技术是与××在原告处从事的本职工作或者原告分配给××的任务有关的发明创造即可。职务发明创造的证明标准不是侵权判定标准,即全面覆盖原标准,是否形成可以比对的技术方案并足以作出相同等同的结论不是必须的待证事实。本案证据足以证明本案专利与马廷勇、付永涛在泓利公司的本职工作或者泓利公司分配的任务高度相关的发明创造。熊成刚作为××署名专利,作出其对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的意思表示。熊成刚未提交证据证明本案专利与其本职工作无关,是其另行利用与泓利公司无关的物质技术条件独自完成的发明创造。本案虽无证据证明熊成刚在技术一线从事注塑机的研发工作,但其处于生产部门和公司管理层,其职务因素使其能够为马廷勇、付永涛完成本案发明创造提供帮助和便利,原审推定本案专利是与熊成刚本职工作有关的发明创造并无明显不当。
     
      4、“我国现行立法仍将主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明认定为职务发明,但必须构成”主要利用“,对单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明并不构成职务发明。”的认定
     
      在武汉船用机械有限责任公司与王汉国专利申请权权属纠纷再审案中,法院认为:我国现行立法仍将主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明认定为职务发明,但必须构成“主要利用”,对单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明并不构成职务发明。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第二款中对于何为“物质条件”做出了列举式的解释,但对于何为“主要利用”,并未作出进一步规定。本院认为,参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条并结合审判实践,此处的“主要利用”应主要指以下两种情形:其一,职工在发明创造的研究开发过程中,全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响;其二,职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。但对利用单位提供的物质技术条件,已约定返还资金或者交纳使用费的,以及仅是在发明创造完成后利用单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试的,不属于前述的主要利用单位的物质技术条件的情形。由于单位对其资金、设备、器材、原材料以及尚未公开的技术成果都有完全的控制权,一般均制定有管理措施,并有相应组织机构予以实施,因此,单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的,应对构成“主要利用”的情形负举证责任。
     
      三、实务思考
     
      职务发明分为“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造两类。 “执行本单位的工作任务”所完成的发明创造,又可以区分为两种情形:1.完成单位工作任务中完成的发明创造;2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务,也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务,但是两种情形对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种情形是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造,此类职务发明创造要求:完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内,内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容;而第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造,此类职务发明创造要求:完成时间要件扩大到发明人与原单位脱离工作关系1年内;内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务,还包括了与原单位工作任务有关的发明创造。 “主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造,是指主要是利用本单位的物质技术条件,包括:资金、设备、器材、原材料、尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等,但不包括以下情形:(一)对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;(二)在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。
     
      职务发明的判定步骤:
     
      1、劳动关系或临时工作关系的存在是首要前提;
     
      2、分析职务发明可能涉及的类型,即“执行本单位的工作任务”或“主要是利用本单位的物质技术条件”;
     
      3、如是“执行本单位的工作任务”类型,即审查发明人在本单位的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性,如:发明创造的完成时间、是否属于发明人在单位中工作任务的内容;
     
      4、如是“主要是利用本单位的物质技术条件”类型,即审查是否“主要”利用了单位的物质技术条件,如:资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术材料等;
     
      5、审查发明人与单位之间是否有协议,“执行本单位的工作任务”类型一般都是职务发明,而“主要是利用本单位的物质技术条件”类型可以由双方自愿约定;
     
      6、进行比对,该比对不同于专利侵权诉讼中完整的技术比对,而只要证明在本职工作中作出的发明创造的证明标准是与本职工作有关即可。
    【作者简介】
    黄斌,知识产权律师,华中科技大学法律硕士(知识产权法方向),专利代理人,江西求正沃德律师事务所知识产权律师。
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